Ein Freihaltebedürfnis besteht, wenn die Bezeichnung auch von anderen Unternehmen für ihre Werbung benötigt wird.
Beschreibende Angaben
Freihaltebedürftig sind insbesondere beschreibende Angaben (§ 8 II Nr. 2 MarkenG).
BEISPIELE: Nicht eintragungsfähig sind z.B. Angaben
über Art oder Zeit der Herstellung oder Leistung
- Jubiläum
- Herbst
über Beschaffenheit oder Bestimmung
- Active Line für Waren aus Leder und Textilstoffen – BGH I ZB 7/95
- ASTHMA-BRAUSE für Arzneimittel – BPatG 25 W (pat)45/95
- besser gleich reich als nie reich für Lotterie
- CD-Manager für EDV-Soft- und Hardware
- DIE KARTE für Restaurantführer
- Die Dinkel-Taler für Vollwertprodukte aus Dinkelteig
- digital für Daten- und Textverarbeitung – BPatG 24 W (pat) 74/95
- DIVA für Damenwäsche – BPatG 27 W (pat)214/89
- Johann Wolfgang von Goethe für Druckereierzeugnisse
- Pfeffer & Salz für Verpflegung von Gästen – BPatG 25 W (pat) 85/81
- Madeira für Wein – BPatG 26 W (pat) 89/91) oder
über Preis, Menge und Gewicht
- Groschen-Illustrierte.
Erforderlich für die Zurückweisung eines Zeichens ist, dass die entsprechende Angabe im Verkehr zur Bezeichnung der konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen üblich geworden ist. Einem Begriff, der nicht zur Bezeichnung der beanspruchten konkreten Waren oder Dienstleistungen üblich geworden ist, kann der Schutz nicht bereits deshalb versagt werden, weil er als Werbeschlagwort benutzt wird (EuGH Rs C-517/99).
WICHTIG: Wurde eine beschreibende Marke vom DPMA dennoch eingetragen, so besteht nicht die Gefahr, bei der Benutzung beschreibender Angaben wegen Markenverletzung in Anspruch genommen zu werden. Es kann niemandem verwehrt werden, eine beschreibende Angabe zu benutzen, auch wenn dies in herausgehobener Form geschieht (BGH I ZR 149/96). Die Eintragung einer Marke, die an eine beschreibende Angabe angelehnt ist, soll in aller Regel kein Recht geben, die Benutzung der beschreibenden Angabe selbst zu untersagen, und zwar auch dann nicht, wenn die beschreibende Angabe im herkömmlichen Sinne „markenmäßig” benutzt wird. Allerdings darf die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstoßen (§ 23 MarkenG ) und muss „den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen” (Art. 12 GMV), also im Einklang stehen mit den Grundsätzen des lauteren Wettbewerbs.
Fremdsprachige Zeichenwörter
Diese sind nach deutschem Recht dann freizuhalten, wenn sie sich auch dem inländischen Abnehmer als beschreibende Angabe aufdrängen oder wenn sie für den internationalen Handel unentbehrlich sind (BGH I ZB 3/90).
Letzteres kann auch dann der Fall sein, wenn es sich zwar um eine in Deutschland völlig unbekannte Bezeichnung handelt, die jedoch einen Fachausdruck für die entsprechende Dienstleistung darstellt und ein entsprechender Waren- oder Dienstleistungsverkehr mit dem Ursprungsland feststellbar oder naheliegend ist (BPatG 29 W (pat) 245/94).
BEISPIELE: Eintragungsfähig sind z.B.
- BIJOU (franz. „Juwel”) für Raucherartikel (BPat G 26 W (pat) 284/91)
- LOOK (engl. „schau”, „siehe”) für Tabakwaren (BGH I ZB 20/99)
- LOBBY (engl. „Hotelhalle”) für Bekleidungsstücke (BPatG 27 W (pat) 170/91)
- VAMOS (span. „lasst uns gehen”) für Tabakerzeugnisse (BPatG I ZB 4/90)
- VALUE (engl. „Wert”) für Schädlingsbekämpfungsmittel (BGH I ZB 5/92)
- Cuoco mio (ital. „mein Koch”) für Tomaten (BPatG 28 W (pat) 188/88)
- INDIVIDUELLE für Parfümerien (BGH I ZB 1/99).
Nicht eintragungsfähig sind dagegen z.B.
- Premiere (franz. „die Erste” „Erstaufführung”) für Farben (BGH I ZB 7/91)
- COMPUTER ASSOCIATES für Programme (BPatG 24 W (pat) 229/91)
- Avanti (ital. „vorwärts”) für Speiseeis (BPatG 27 W (pat) 221/91)
- COTTON CLUB für Bekleidungsstücke (BPatG 27 W (pat) 133/91)
- Ole (spanischer Ausruf) für Tabakwaren (BGH I ZB 3/90)
- VODNI STAVBY (tschechisch „Wasserbauten”) für Produkte für den Wasserbau (BPatG 29 W (pat) 245/94).
Verbindung beschreibender Angaben
Auch die Verbindung kann freihaltebedürftig sein. Hier kommt es für die Schutzfähigkeit darauf an, ob ein „übergreifender phantasievoller Gesamteindruck” entsteht oder ob es bei einer bloßen Aneinanderreihung freizuhaltender Zeichenbestandteile sein Bewenden hat (BPatG 24 W (pat) 278/89, 27 W (pat) 184/91).
BEISPIELE: Nicht eintragungsfähig sind z.B.
- Artmobil für den Transport von Kunst (BPatG 29 W (pat) 123/90)
- COOL-MINT für Lebensmittel (BPatG 25 W (pat) 242/99)
- hautactiv für Mittel zur Körperpflege (BPatG 24 W (pat) 274/94)
- Investorworld für Versicherungsdienstleistungen (EuGH Rs T-360/99)
- PROTECH für Tennisschläger, Sportbekleidung (BGH I ZB 20/92)
- Companyline für Diense des Versicherungswesens (EuGH C-104/00)
- Giroform für Papier usw. sowie Druckereierzeugnisse (EuGH T-331/99),
- Universaltelefonbuch für Papierwaren, Datenbanken usw. (EuGH T-357/99)
- Streamservice für Computer-Hardware (EuGH T-106/00)
- TELE AID für Dienstleistung eines Pannenservice (EuGH T-355/00).
Eintragungsfähig sind dagegen z.B.
- FLEURcharme für Kosmetik (BPatG 24 W (pat) 278/89)
- Oilgear für hydraulische Maschinen und Geräte EuGH R 36/1998-2)
- Baby-Dry für Windeln (EuGH C-383/99)
- Doublemint für Kaugummi (EuGH T-193/99)
- Easybank für Bankdienstleistungen (EuGH T-87/00)
- Eurocool für Logistikdienstleistungen (EuGH T-34/00).
Zukunft
Könnte die Bezeichnung möglicherweise in der Zukunft beschreibend sein, so müssen für ein Freihaltebedürfnis im Einzelfall Tatsachen festgestellt werden, die einen konkreten Anhaltspunkt für die künftige Entwicklung bieten und eine gesicherte Beurteilung erlauben (BGH I ZB 4/90).
BEISPIELE: Eintragungsfähig sind dagegen z.B.
- Schlemmerfrost für tiefgefrorene Fertiggerichte (BPatG 25 W (pat)7/82)
- Tambourette für Waschmaschinen (BPatG 26 W (pat) 77/84)
- Wärme-Triebwerk für Ölbrenner (BPatG 26 W (pat) 184/87).
Geographische Angaben
Diese mögen hinreichend unterscheidungskräftig sein, sie sind jedoch im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten, wenn es sich um den Namen eines Ortes handelt, wo die in Betracht kommenden Waren gegenwärtig in wirtschaftlich erheblichem Umfang hergestellt werden. Die betreffenden Hersteller oder Händler müssen den Ort als Herkunftsstätte ihrer Ware ungehindert angeben können.
BEISPIELE: Nicht eintragungsfähig sind z.B.
- Nürnberger Lebkuchen
- Oldenburger für diverse Lebensmittel und Getränke (EuGH R 826/2000-3)
- Königsberger Marzipan (BGH I ZB 25/03)
Eintragungsfähig sind dagegen z.B.:
- Capri-Sonne (BGH I ZR 96/81)
- Vittel (BPatG 26 W (pat) 22/91).
TIP: Entgegen des Freihaltebedürfnisses von geographischen Herkunftsangaben ist eine solche allerdings als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig, wenn der Ort nur eine sehr geringe Bekanntheit geniesst und keine weiteren Anhaltspunkte gegen eine Eintragung sprechen (EuGH T-397/03 – Cloppenburg).
Abwandlungen
Abwandlungen freihaltungsbedürftiger Angaben sind schutzfähig, soweit die Abänderungen nicht so gering sind, dass die beteiligten Verkehrskreise sie allenfalls für einen Wiedergabefehler oder eine Verstümmelung halten (BGH I ZB 1/92).
BEISPIELE: Eintragungsfähig sind z.B.
- Indorektal als Abänderung zu dem Fachwort Endorektal (BGH I ZB 6/83)
- Roal als Abänderung zu Royal (BGH I ZB 3/84)
- BiC als Abänderung zu BIG (BPatG 24 W (pat) 185/88)
- Natura als Abänderung zu Natur (BPatG 24 W (pat) 26/90)
- Balfast als Abänderung zu Belfast (BPatG 24 W (pat) 22/85)
- Cenduggy als Abänderung zu Kentucky (BGH I ZB 6/87)
- Linje als Abänderung zu Linie (BPatG 26 W (pat) 111/89).
Nicht eintragungsfähig sind dagegen z.B.
- SOLACRAFT als Abänderung zu solarcraft (BPatG 28 W (pat) 83/88) oder
- Kompitent als Abänderung zu kompetent (BPatG 28 W (pat) 83/88).
Zahlen/Buchstaben
Die Eintragungsfähigkeit von Zahlen und einzelnen Buchstaben hängt vom Einzelfall ab. Um eine Zahl als nicht eintragungsfähig zurückzuweisen bedarf es zumindest der Feststellung eines Freihaltebedürfnisses der in Frage stehenden Zahl für gerade diese Waren oder Dienstleistungen (BGH I ZB 4/98).
Die Zahl „1” ist danach als eintragungsfähig für die Ware „Tabak, Raucherartikel” angesehen worden (BGH I ZB 23/99) und auch der für eine Vielzahl von Waren angemeldete Buchstabe „M” wurde in Alleinstellung grundsätzlich als eintragungsfähig erachtet (BPatG 33 W (pat) 12/97).
Sprachgebrauch
Begriffe, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zu allgemein gebräuchlichen Gattungsbezeichnungen geworden sind, sind nicht eintragungsfähig (Vaseline). Die Tatsache, dass ein Wort im Ausland frei gebraucht werden kann, bedeutet nicht, dass es auch im Inland zur Gattungsbezeichnung geworden ist (BGH I ZR 15/92). Aspirin ist in den USA die allgemein übliche Bezeichnung für Tabletten mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure, in Deutschland weiterhin eine für die Bayer AG geschützte wertvolle Marke.
Heilung
Das ursprünglich bestehende Freihaltsbedürfnis einer Marke kann mitunter nach § 8 III MarkenG) nachträglich geheilt werden, wenn sich die Marke im Verkehr durchgesetzt hat (Ravensburger Spiele, Schöner Wohnen, Höhensonne).
