Um einer Bezeichnung Markenschutz zu gewähren ist erforderlich, dass diese dazu geeignet ist, die Waren des einen Herstellers von denen eines anderen zu unterscheiden.
Voraussetzungen
Nach der Definition des Bundesgerichtshofs (I ZB 20/92) besteht Unterscheidungskraft, wenn
1. für die konkreten Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und
2. es sich nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.
BEISPIELE: Nicht unterscheidungskräftig ist/sind…
- die Redewendung „Wie hammas denn?” (BGH I ZB 9/86)
- die Angabe „marktfrisch” für Lebensmittel (BGH I ZB 42/98)
- die Bezeichnung „Companyline“ für Versicherungswesen (EuGH Rs C-104/00)
- Punkte, Striche
- einfache geometrische Strichzeichnungen wie Quadrate (BGH I ZR 9/83)
- naturgetreue Abbildung einer Ware – Autofelge (BGH I ZB 1/95) oder
- ein Klebeetikett (BGH I ZB 12/96).
- die Farbe „Gelb“ als eigene Farbmarke (BPatG 32 w (pat) 353/03)
- das Wort „Post“ – geringe Kennzeichnungskraft (OLG Hamburg 3 U 117/04; BPatG 26 W (pat) 24/06).
- die Bezeichnung „Star Entertainment“ (BGH, I ZR 318/02)
- die Bezeichnung „günstig“ (LG Frankenthal, 2 HK.O 55/05)
- das Unternehmenskennzeichen „Arena“ (KG Berlin, 5 U 335/02)
- das Wort „Investment“ im Bereich Finanzdienstleistungen (LG Köln, 84 O 22/05)
- die Bezeichnung „Lotto“ für den Bereich Lotterieglücksspiele (BGH, I ZB 11/04)
- die Bezeichnung „Casino Bremen“ für den Bereich „Betrieb von öffentlichen Spielkasinos“ (BGH, I ZB 14/05)
- die Bezeichnung „Weiße Seiten“ für Telefonverzeichnisse von Privatpersonen (EuGH, T-322/03)
- die Namen bekannter, historischer bzw. verstobener Personen (BPatG, 32 W (pat) 165/04)
- die Bezeichnung „Fußball WM 2006“ (BGH, I ZB 96/05, I ZB 97/05)
- der Slogan „Technik fürs Leben“ (HABM, 1317/2005-1)
- die Wortkombination „Küchen-Lifting“ (HABM, 1034/2005-2)
- die Bezeichnung „Hotel.de“ (HABM, R 631/2006-4).
Grundformel: „Schutzfähig ist nur, was phantasievoll genug und für die Allgemeinheit nicht unentbehrlich oder was im Verkehr durchgesetzt ist.“
BEISPIELE: Unterscheidungskräftig ist
- „datafactory“ (HABM vom 29.06.2006, R 1067/2005-1)
- „Have a break“ (EuGH zur Unterscheidungskraft einer Marke, AZ C-353/03)
Bewertungsmaßstäbe
Ob eine Marke Unterscheidungskraft besitzt, bestimmt sich nach der Auffassung der „beteiligten Verkehrskreise”, z.B. der Hersteller, Händler und Endabnehmer der betreffenden Ware oder der Anbieter und Abnehmer der betreffenden Dienstleistung.
BEISPIEL: Der BGH stellte in einer Entscheidung fest, dass Automobile als dreidimensionale Marke eintragungsfähig sind, da die Verbraucher mittlerweile daran gewöhnt sind, von der Erscheinungsform eines PKWs auf den Hersteller zu schließen (BGH I ZR 33/04 – Porsche Boxter).
Darüberhinaus, ist die Bewertung der Unterscheidungskraft einer nationalen Marke lediglich nach dem nationalem Sprachgebrauch vorzunehmen. Es steht somit einer Eintragung nicht entgegen, wenn die Bezeichnung in einem anderem EU-Mitgliedsstaat keine Unterscheidungskraft besitzt (EuGH C-421/04 – Unterscheidungskraft).
Farbmarken
Die Schutzfähigkeit einer Farbmarke ist davon abhängig, ob die Farbe als solche, ohne die Verbindung mit anderen Wort- oder Bildmarken, allein genügend unterscheidungskraft besitzt. Farbzusammenstellungen sind nach Ansicht des EuGH nur eintragungsfähig, wenn sie als Zeichen wirken, grafisch dargestellt werden können und abstrakt unterscheidungsfähig sind. Die Wiedergabe müsse es ermöglichen, das Zeichen genau zu identifizieren, z.B.mittels einer systematischen Anordnung.
URTEILE: BPatG zur Unterscheidungskraft einer Farbmarke (32 w (pat) 353/03 sowie (27 W (pat) 233/04), BGH (I ZB 86/05).
Bildmarken
Auch bestimmte Zeichnungen, Grafiken oder Logos sind selbstverständlich schutzfähig, insofern sie phantasievoll genug sind. Das Harmonierungsamt für den Binnenmarkt bejahte diesbezüglich bereits die verfremdete Darstellung des Buchstabens „Q“, bei dem der Querstrich nicht wie üblich auf der rechten, sondern auf der linken Seite eingezogen war (HABM R 304/2005-02 – Umgestaltete Einzelbuchstaben).
Inhaltsfremde Klassen
Es kommt auch vor, dass eine Bezeichnung für die eine Ware rein beschreibend, zur Kennzeichnung einer anderen Ware dagegen phantasievoll und unterscheidungskräftig ist
BEISPIELE:
- Pulverschnee ist nicht unterscheidungskräftig für Skisportartikel, jedoch für Kaffee-Milchpulver;
- Malkasten ist nicht unterscheidungsfähig für Malfarben, jedoch für die Bewirtung von Gästen;
- Apple ist nicht unterscheidungskräftig für Obst, jedoch für Computer;
- VITALITE ist nicht unterscheidungskräftig für Waren, die medizinischen, Ernährungs- oder spezifischen Diätzwecken dienen, jedoch für Babykost und Mineralwässer (EuGH T-24/00).
Form einer Ware
Besteht eine dreidimensionale Marke aus der Form einer Ware, so fehlt die Unterscheidungskraft lediglich dann, wenn die Marke aus einer Kombination nahe liegender und für die fragliche Ware typischer Gestaltungselemente besteht (EuGH T-30/00).
BEISPIELE: Almdudler-Flasche (EuGH, 1. Instanz, T-12/04), Rechteckige Tablettenform für Waschpulver (EuGH, 1. Instanz, T-398/04), Form und Farbe von „Werther´s Echte“ (EuGH, C-24/05 P und C-25/05 P), Taschenlampe (BPatG, 32 W (pat) 91/97).
Bei dreidimensionalen Marken ist allerdings zusätzlich zu beachten, dass die Bekanntheit eines Produkts in der Form der Marke nicht notwendig auch bedeutet, dass die Form in gleichem Umfang als Herkunftshinweis aufgefasst wird (BGH I ZR 22/04 – Praline).
Tastmarken
Es ist grundsätzlich auch möglich, markenrechtliche Schutz für ein Kennzeichen zu erreichen, dass sich dem Verkehr nur durch Berührung erschließt. Hier gestaltet es sich allerdings schwierig, den Erfordernissen der Bestimmtheit und der grafischen Darstellbarkeit gerecht zu werden (BGH I ZB 73/05 – Tastmarken).
Nachträgliche Heilung
Die ursprünglich fehlende Unterscheidungskraft einer Marke kann mitunter nachträglich erworben werden, wenn sich die Marke im Verkehr durchgesetzt hat (Ravensburger Spiele, Schöner Wohnen, Höhensonne).
