Verwechslungsgefahr

Der Markeninhaber kann einem Dritten immer untersagen, eine identische Marke für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die seine Marke Schutz genießt. Darüber hinaus hat er jedoch auch dann Unterlassungsansprüche, wenn das entgegenstehende Kennzeichen nicht genügend Abstand hält und deswegen Verwechslungen im Verkehr zu befürchten sind. Das ist regelmäßig schon der Fall, wenn die kollidierenden Marken und die Waren/Dienstleistungen, für die sie benutzt werden, einander ähnlich sind.

Gesamteindruck

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kommt es grundsätzlich auf den Gesamteindruck an, den jedes der beiden Zeichen im Verkehr hervorruft (EuGH Rs C-39/97). Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen abzustellen (BGH I ZR 223/97).

BEISPIELE

Obwohl sich die Begriffe „Picaro“ und „Picasso“ im Klang sehr ähnlich sind, hat der EuGH aufgrund des Gesamteindrucks eine Verwechslungsgefahr verneint. Bejaht wurde sie im Streitfall zwischen“FERRÓ“ und „Ferrero“.

WEITERE URTEILE

EuGH zur Verwechslungsgefahr zwischen „Picaro“ und „Picasso“ (C?361/04 P), EuG zur Verwechslungsgefahr zwischen „FERRÓ“ und „Ferrero“ (T-35/04), EuGH zur Verwechslungsgefahr zwischen „SIR“ und „ZIRH“ (C?206/04 P).

Bei dreidimensionalen Marken ist bezüglich der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr der Wortbestandteil nur dann ausschlaggebend für den Gesamteindruck, wenn den daneben gegebenen dreidimensionalen Ausstattungsmerkmalen keine ins Gewicht fallende Bedeutung zukommt (BGH „Lindt-Goldhasen“ I ZR 37/04).

Wechselwirkung

Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Ähnlichkeit der Marken und Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen. Ein geringer Grad der Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen kann also durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen ausgeglichen werden und umgekehrt.

Prüfungsreihenfolge

Die Prüfung der Verwechslungsgefahr verläuft in folgenden Schritten: Zunächst wird die Stärke der Marken am Markt festgestellt (Kennzeichnungskraft). Dann erfolgt eine Untersuchung beider Marken auf Ähnlichkeit. Abschließend wird festgestellt, ob auch die Waren und Dienstleistungsklassen ähnlich sind.

Kennzeichnungskraft

Die Feststellung der Kennzeichnungskraft erfolgt am Maßstab der Bekanntheit. Eine Marke mit starker Verkehrsgeltung besitzt eine große Kennzeichnungskraft und ist daher von einem weiteren Schutzkreis umgeben als unbekannte Marken (BGH I ZR 24/90).

BEISPIELE

Die Marke Prodont enthält eine geringe Zeichenähnlichkeit zur Marke Durodont. Aufgrund der gesteigerten Verkehrsgeltung letzterer Marke besteht jedoch Verwechslungsgefahr (BGH ZR 62/80). Gleiches gilt hinsichtlich der Marke Cuja Cuja gegenüber der bekannten Marke Coca-Cola (BPatG 26 W (pat) 197/81) und für die Marke der „Deutschen Telekom AG“ (BGH, I ZR 137/04).

GEGENBEISPIEL

Die Bezeichnung „0001 Telecom GmbH“ besitzt nach Ansicht des OLG Köln unabhängig von der Bekanntheit nur eine geringe Kennzeichnungskraft, da sie lediglich die Gesellschaftsform der Klägerin angibt und aus zwei rein beschreibenden Bestandteilen besteht.

WEITERE URTEILE

OLG Köln zur Verwechslungsgefahr zwischen „0001 Telecom GmbH“ und „0002 Telecom GmbH“ (6 U 77/05).

Der Schutzbereich kann zudem auch trotz großer Kennzeichnungskraft dadurch eingeengt sein, dass es auf dem Markt schon eine Reihe anderer Marken im Ähnlichkeitsbereich gibt. Denn in diesem Fall werden sich die Teilnehmer am Geschäftsverkehr auf dem betreffenden Warengebiet an das Nebeneinanderstehen ähnlicher Marken gewöhnt haben (BGH I ZR 62/80).

Zeichenähnlichkeit

Eine solche kann sich ergeben in den Bereich Klang, Schriftbild und Sinngehalt. Die Ähnlichkeit in einem dieser Bereiche kann hierbei ausreichen, um Verwechslungsgefahr festzustellen. Es muss nicht kumulativ Ähnlichkeit in mehreren dieser Bereiche bestehen (BGH I ZB 28/96); auch allein klangliche Ähnlichkeit kann ausreichen (EuGH Rs C 342/97).

BEISPIELE für ähnlichen Klang

• Sherrif – Cheri (BPatG 27 W (pat) 166/72)
• Bogart – Bodyguard (BPatG 27 W (pat) 98/77)
• Jenny – Jennifer (BGH I ZR 176/89)
• ac-pharma – A.C.A.-Pharma (BGH I ZR 110/90)
• salvent – Saleventol (BGH I ZB 32/95)
• il Padrone – Il Portone (BGH I ZB 4/02)
• VARIANT – DERBIVARIANT (EuGH, T-317/03)
• Yello Strom – GoYellow (LG München, 1HK O 11526/05)

Abweichende Aussprache und Betonung sind ebenfalls in Betracht zu ziehen:

• Dawn (engl.) = Daphne
• Welcome (engl.) = Vendome
• Jazz = Chess = Jatz.

BEISPIELE für ähnliches Schriftbild

• Brisk = Brisa (BPatG 24 W (pat) 418/66)
• Pei = Rei (BPatG 25 W (pat) 108/61)
• Dora = Dors (BPatG 27 W (pat) 157/83).

BEISPIELE für ähnlichen Sinngehalt

• Springgarden = Frühlingsgarten (BPatG 24 W (pat) 487/84)
• Rancher = Farmer (BPatG 28 W (pat) 630/82)
• Jupiter = Zeus, Jägermeister = Jägerfürst (BGH I ZR 74/66).

BEISPIELE für Ähnlichkeit in allen Bereichen:

• Caprice = Capriccio (BPatG 27 W (pat) 126/78)
• FALKE = FALCON (OLG München 29 U 2277/01202)

Zu beachten ist allerdings, dass Bestandteile einer Bezeichnung, die lediglich beschreibenden Charakter haben, bei der Bewertung der Zeichenähnlichkeit ausser Acht zu lassen sind (BGH zur Verwechslungsgefahr zwischen „SmartKey“ und „KOBIL Smart Key“ I ZR 109/03).

TIP: Mit dem Urteil vom 11.05.2006 hat der Bundesgerichtshof die vornanstehenden Grundsätze nochmals in einem Urteil zusammengefasst (I ZB 28/04).

Bildmarke

Bei der Ähnlichkeit von Bildmarken wird unterteilt in die Bereiche Gesamteindruck und Sinngehalt, wobei letzterer Bereich allenfalls bei gesteigerter Verkehrsgeltung Anwendung findet. Bei Wort-/Bildmarken werden die angesprochenen Verkehrskreise sich in aller Regel nicht an dem Bildbestandteil, sondern am Wort orientieren (BGH I ZR 71/89), sofern nicht ausnahmsweise das Wort völlig hinter dem Bild zurücktritt (BGH zur Unterscheidungskraft zwischen einer Wort-/Bildmarke und einer Bildmarke I ZB 40/03).

Zusammengesetzte Marke

Begegnen sich zusammengesetzte Zeichen (Mercedes-Benz) und eine einteilige Marke oder stoßen zwei mehrteilige Marken zusammen, ist die Ähnlichkeit nicht schematisch nach den einzelnen Bestandteilen, sondern zunächst nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die zusammengesetzten Zeichen im Verkehr erwecken.

Allein aus der Übereinstimmung eines Elements der geschützten Marke (z.B. DaimlerChrysler) mit der angegriffenen Bezeichnung (z.B. Beimler) kann auf eine Ähnlichkeit und daraus folgend auf eine Verwechslungsgefahr nicht geschlossen werden (BGH ZR 297/89). Eine Ähnlichkeit kann nur angenommen werden, wenn das übereinstimmende Element in der jeweiligen Gesamtbezeichnung prägende Bedeutung hat und die maßgeblichen Verkehrskreise einem weiteren Bestandteil keinen besonderen Herkunftshinweis entnehmen.

BEISPIELE für Verwechslungsgefahr:

• Alba Moda = alpi (BGH I ZR 102/88)
• SAINT GEORGES = Creation Georges (BPatG 30 W (pat) 271/91)
• Schlittenfahrt = Petersburger Schlittenfahrt (BPatG 26 W (pat) 344/87)
• Red Bull = Bull-cap (BGH, I ZB 48/05)
• G-mail…und die Post geht richtig ab = GMail (OLG Hamburg, 5 U 87/06)
• Interconnect = T-InterConnect (BGH, I ZR 132/04).

Bei der Bewertung zusammengesetzte Zeichen sind auch kleinere Wortbestandteile wie „il“ vollständig mit zu berücksichtigen (BGH zur Verwechslungsgefahr zwischen „il Padrone“ und „Il Portone“ I ZB 4/02).

Wird der Gesamteindruck eines zusammengesetzten Zeichens durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, so ist kein Element allein geeignet, den Gesamteindruck zu prägen.

BEISPIELE für keine Verwechslungsgefahr 1:

• Cliff Hurricane ./. Hurrican (BGH I ZR 245/88)
• Felina-Britta ./. Britta-Modell (BGH I ZR 7/691)
• Asid Bonz ./. Bonzo (BPatG 25 W (pat) 91/83)
• Salmi ./. SaliToft (BGH I ZB 11/94)
• JOY ./. Foot-Joy (BGH I ZB 18/94)
• Obilix ./. Mobilix (EuGH, T336-03)

Das gilt insbesondere, wenn die zusammengesetzte Marke als solche einen Gesamtbegriff bildet (keine Verwechslungsgefahr bei: Biene Maja ./. Majala – BPatG 27 W (pat) 435/82) oder wenn es sich durchweg um Bestandteile mit geringer Kennzeichnungskraft[226] handelt (BGH I ZR 297/89).

BEISPIELE für keine Verwechslungsgefahr 2:

• Colorboy ./. Colorstar (BGH I ZR 77/353)
• Wisch-Wunder ./. wisch frisch (BPatG 28 W (pat) 187/77)
• Post ./. Die grüne Post (OLG Hamburg, 5 U 178/04)
• O2 Surf@home ./. T-Com Surf@home (OLG Hamburg, 3 U 34/06).

ACHTUNG: Der Europäische Gerichtshof hat der oben erläuterten Prägetheorie des BGH zwischenzeitlich eine Abfuhr erteilt. Nach Auslegung der Markenrechtlinie der EU sei es nicht entscheidend, ob ein Zeichen für die Gesamtbezeichnung prägend sei, da der Käufer vermuten könnte, dass das Produkt aus demselben oder zwei verbundenen Unternehmen stammt (EuGH zur Prägetheorie des BGH C-120/04).

Hinzufügen beschreibender Angaben

Eine Zeichenähnlichkeit kann nicht dadurch beseitigt werden, dass man dem Kennzeichen beschreibende Angaben anfügt, wie etwa Wirkungshinweise „extra, forte, retard, aktiv” – sei es als Vor- oder Nachsilben, sei es mit oder ohne Bindestrich.

BEISPIELE für Verwechslungsgefahr

• Innovaaktiv = Eunova (BPatG 25 W (pat) 298/90)
• BIONAPLUS = Bicona (BPatG 25 W (pat) 83/91).

Namen als Marken

Handelt es sich bei der zu untersuchenden Marke um einen Namen, so ist wie folgt zu unterscheiden:

Identische oder ähnliche Vornamen bei unterschiedlichen Familiennamen können eine Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr in aller Regel nicht begründen.

BEISPIELE für keine Verwechslungsgefahr:

• Vittorio ./. Vittorio Rossi (BPatG 27 W (pat) 463/83)
• Alexander ./. Alexander Julian (BPatG 29 W (pat) 4/86).

Sind die Familiennamen identisch oder ähnlich, so gilt die Regel, dass der Verkehr sich an dem aus Vor- und Familiennamen bestehenden Gesamtnamen orientiert, da Marken grundsätzlich so aufgenommen werden, wie sie erscheinen, und daher auch auf die zusätzliche Individualisierung durch den Vornamen Wert gelegt wird.

BEISPIELE für keine Verwechslungsgefahr:

• Rausch ./. Elfi Rauch (BGH I ZB 49/96)
• Carl Link ./. LINX (BGH I ZB 12/98)
• Elvis Presley ./. Paisley.

Mittelbare Verwechslungsgefahr

Sind die einander gegenüberstehenden ähnlichen Kennzeichen nicht unmittelbar zu verwechseln, besteht jedoch aber die Gefahr, dass das kollidierende Kennzeichen mit der geschützten Marke in Verbindung gebracht wird, so handelt es sich um einen Fall der mittelbaren Verwechslungsgefahr. Es wird in zwei Bereiche unterteilt:

1. Scheinbare Verwandtschaft der Waren bzw. Dienstleistungen

Ähnlichkeit und daraus folgend Verwechslungsgefahr können sich ergeben, wenn im Geschäftsverkehr der Schluss gezogen werden kann, es handele sich bei der mit dem jüngeren Kennzeichen versehenen Ware/Dienstleistung um eine Waren- oder Dienstleistungsart aus dem Unternehmen des Inhabers der älteren Marke. Voraussetzung ist, dass die zu vergleichenden Zeichen den gleichen Wortstamm aufweisen, dieser Stammbestandteil ein Hinweis auf den Betrieb des besser berechtigten Zeicheninhabers ist und ferner dieser Stammbestandteil (sog. „Serienzeichen”) auch in dem jüngeren Zeichen mit der notwendigen Eigenständigkeit hervortritt, so dass der Verkehr dieses ebenfalls dem gleichen Markeninhaber zuordnet (BGH I ZR 125/96).

BEISPIELE für Verwechslungsgefahr: DIVA = DivaCell (BPatG 24 W (pat) 303/90), Playboy = Playmen (BPatG 29 W (pat) 274/84), Mövenpick = Mövennest (BPatG 29 W (pat) 6/88). Keine Verwechslungsgefahr: Corvasal ./. Corvation (BPatG 25 W (pat) 94/92), KINGINKA ./. INKA (BPatG 24 W (pat) 52/86).

2. Scheinbare Verwandtschaft der Unternehmen

Eine gedankliche Verbindung liegt auch dann nahe, wenn die Unternehmen zwar auseinander gehalten werden, der Verkehr wegen der Ähnlichkeit der Marken und nach den Gesamtumständen aber annehmen kann, es bestünden organisatorische oder wirtschaftliche Beziehungen zwischen diesen Unternehmen (BGH I ZR 245/88). Derartige Fälle kommen selten vor, etwa wenn sich die Marke selbst zum Unternehmenskennzeichen entwickelt hat.

BEISPIEL für Verwechslungsgefahr: Spielkartenbilder Karo-As und Pik-Sieben (BGH I ZR 158/55)

Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen

Die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen orientiert sich am Begriff der „Gleichartigkeit“. Weisen Waren oder Dienstleistungen so enge Berührungspunkte auf, dass die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein könnten, sie stammten zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, so kann von einer Ähnlichkeit ausgegangen werden (BGH I ZR 34/98).

BEISPIELE für ähnliche Waren/Dienstleistungen:

• Parfümerien = Feinseife
• Butter = Margarine
• Badminton-Schläger = Tennisschläger (OLG Hamburg, 3 U 63/85)
• Schokolade = Backwaren (OLG Köln 6 U 51/00)
• Fruchtsaftgetränke = Wein
• Personalberatung = Marktforschung und Marktanalyse (BPatG 29 W (pat) 148/89)
• Verpflegung von Gästen = Wein, Sekt, Spirituosen (BGH I ZB 16/97)
• Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen = Datenverarbeitungsprogrammen auf Datenträgern
• Arzneimittel = kommerzielle Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Medizin und Pharmazie (BGH I ZR 249/88)
• Weine = Mineralwasser (BGH I ZR 34/98, BPatG 26 W (pat) 23/02)
• Weine = Boonekamp (BGH I ZB 35/95)
• Zigaretten = Raucherartikel (BGH I ZB 18/96)
• (bespielte) Videofilmkassetten = Aufnahmegeräte (BGH I ZB 15/94)
• Fahrräder = Fahrradbekleidung (BPatG 28 W (pat)99/95)
• Unterhaltungselektronik = Datenverarbeitungsgeräte (BPatG 30 W (pat) 170/96)
• Schmuck = Brillengestelle (BGH I ZR 51/00)
• Futtermittel = veterinärmedizinischen Produkten (BPatG 28 W (pat) 100/97)
• Idiätische Lebensmittel für medizinische Zwecke = allgemeine Lebensmittel (BPatG 25 W (pat) 177/98)
• Parfümerien = Bekleidung, Mode (HABM 3695/2002)
• Alkoholische Getränke = Weine aus Italien (I ZB 4/02)
• Schaumwein = Champagner (EuGH, T-29/04)

Nicht ähnlich sind sich hingegen z.B. die Waren Leder und Parfum (BGH, I ZR 69/03).

TIP: Bezüglich der Beurteilung einer Warenähnlichkeit kann nur auf die Waren abgestellt werden, für die die Marke auch tatsächlich genutzt wird.

WEITERES URTEIL: BGH zur Warenähnlichkeit bei einer Kollisionslage (I ZR 110/03).

Keine Klassenähnlichkeit besteht jedoch zwischen der titelgeschützten Zeitschrift Schuhmarkt – Trends & Mode und der Internetplattform Schuhmarkt.de (OLG Hamburg 3 U 154/01 Anmerkung). Bei Unternehmen, die im Bereich der Datenverarbeitung tätig sind, kann dagegen nicht generell von einer Branchennähe ausgegangen werden. Denn im Hinblick auf die Vielfalt und Differenziertheit des Angebotes in diesem Bereich kann nicht ohne weiteres angenommen werden, daß sich die Parteien allein wegen des Bezugs zur Datenverarbeitung am Markt begegnen (BGH, I ZR 298/88 – Datacolor; BGH I ZR 135/01).